Interpretación prejudicial de los artículos
135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486
de
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los
requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de
I.
Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente
destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente
solicitud, lo siguiente:
II.
Las partes.
Demandante
:
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Demandado
:
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.
Tercero interesado :
El señor
Héctor Alfonso Bernal Sánchez.
1.
Determinación de los hechos relevantes:
-
Mediante la Resolución Nº 28752 de la Superintendencia de Industria y Comercio,
de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el
registro de la marca COCA INDÍGENA
(mixta), para distinguir servicios de “comercialización, publicidad,
distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base
de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio,
entre otros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
-
Mediante la Resolución Nº 29447 de la Superintendencia de Industria y Comercio,
de 31 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el
registro de la marca COCA ZAGRADHA
(mixta) para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y
repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de
coca tostada)” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
-
La demandante, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), formuló
demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, de la
República de Colombia, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
a “la consulta previa e informada; a la
propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y
económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la
autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la
Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de
Colombia”.
-
Mediante auto de 17 de mayo de 2012, recibido en este Tribunal el 22 de mayo de
2012, la Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la
“interpretación de los literales e) y f)
del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la
Decisión Andina 486”, a fin de resolver el Proceso Interno Nº T.3.363.570.
2.
Fundamentos de la demanda:
La demandante Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) argumentó su demanda en lo siguiente:
-
Fundamenta sus pretensiones en las siguientes normas:
“la Constitución Política; Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Convenio de Río de 1992, ratificado mediante
Ley 165 de 1994, Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes ratificado por la Ley 21 de 1991; la ley 1037 de 2006,
mediante la cual se aprobó la Convención para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial, Decisiones Andinas 391 y 486 y la Ley 397 de 1997”.
-
La SIC no debió otorgar el registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA
ZAGRADHA (mixta), a favor del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ. Con estas
marcas y los signos que las acompañan, el señor BERNAL SÁNCHEZ pretende
distinguir en el mercado la comercialización, distribución, publicidad y otros
productos artesanales y legales a base de hoja de Coca.
-
“Las referidas resoluciones desconocen los literales e) y f) del art. 135; a),
b), d) y g) del art. 136 y el art. 137 de la Decisión 486, por cuanto: a) las
marcas concedidas contienen expresiones genéricas y descriptivas; b) antes de su
registro no se realizó el acto de consulta previa a las comunidades afectadas y
el registro de dichas marcas implicó una serie de derechos de uso exclusivo, con
lo cual impide a terceros que pueden ser indígenas, usar las marcas o
identificar productos comerciales con ella; y, c) se violó las normas que
ordenan expresamente no registrar marcas sobre las que existe evidencia de que
se pretenda consolidar un acto de competencia desleal”.
-
“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo
en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un
espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los
Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del
caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los
pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera
significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que
no es propia”.
-
El día 27 de marzo de 2009, la AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA –ONIC-,
radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio, con destino a la
Subdirección de Signos Distintivos, un Derecho de Petición que fue identificado
bajo el número 09-031748, en el que se denunciaba el uso abusivo del patrimonio
biológico y cultural de los pueblos indígenas por una persona no asociada o
autorizada para ello. Advertía en la misma Petición que el señor HÉCTOR
ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, pretendía el registro marcario no consentido de los
nombres COCA INDÍGENA Y MAMA COCA.
-
En la petición referida, se denunciaban hechos que son de competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio, al ser la autoridad administrativa
competente, como lo señala el artículo 42 del Decreto Ley Nº 3466, de 1982.
-
Las violaciones denunciadas consistían en:
a)
Uso abusivo del patrimonio biológico de los pueblos indígenas, concretamente la
transgresión de lo establecido en el Convenio de Río de 1992, ratificado
mediante Ley 165 de 1994, con respecto a la hoja de Coca.
b)
El intento de registro de marcas protegidas por la ley a favor de los pueblos
indígenas por un particular, el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ sin
consentimiento para ello.
c)
La explotación no consentida de la identidad cultural de los pueblos indígenas,
en la medida que un particular no autorizado, el mismo señor HÉCTOR ALFONSO
BERNAL SÁNCHEZ se presenta como indígena y usufructúa sus símbolos e identidad,
con el propósito de incrementar las ventas de productos de hoja de Coca que
adolecen de legalidad.
-
Si bien hubo una respuesta formal al Derecho de Petición presentado, en la
práctica y con el tiempo se consumó una burla a la solicitud de nuestra
organización, pues en lugar de que la Superintendencia avocara conocimiento de
los hechos constitutivos de infracciones administrativas y presuntamente penales
y usara su poder policivo en defensa de la protección de los derechos vulnerados
de los pueblos indígenas y de los consumidores engañados por la irregular
actividad comercial del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, finalmente, terminó
tomando una decisión que en la práctica legaliza un acto doloso.
-
La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce en la respuesta a esa
petición sobre la hoja de Coca que pertenece a los pueblos indígenas, en este
sentido:
“Está
suficientemente documentado que la hoja de Coca es tanto patrimonio biológico,
como representa un valor cultural de sin igual importancia de los pueblos
indígenas y en consecuencia se
convierte en patrimonio cultural de la Nación, atendiendo principios
constitucionales, en particular 7 y 8 de nuestra Carta Fundamental. Por otra
parte el artículo 7 de la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los
Recursos Genéticos, reconoce la facultad de decidir de manera autónoma el uso de
tales recursos y sobre las innovaciones que se hagan de los mismos.
Pero entendemos que en función de la
autonomía que el estado colombiano les reconoce, corresponde a ustedes definir
quién y de qué manera usa ese patrimonio, pues mal puede nuestra entidad
invadir competencias que no son suyas definiendo una situación que la ley
resolvió”. (Negrillas fuera del original).
-
Pese a lo anterior, a la fecha no ha intervenido para hacer respetar los
principios legales referentes a la protección del patrimonio biológico que
invoca en la referida respuesta en el caso concreto de la persona denunciada.
-
Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio conoció de un
proceso por Competencia Desleal iniciado por un Indígena Nasa en el año 2012, en
contra del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, alegando precisamente que su
actividad comercial no era consentida por los pueblos indígenas y que explotaba
indebidamente su reputación y buen nombre.
-
En los expedientes de solicitud de registro de las marcas aparece una carta del
Comisario Mayor del Resguardo Indígena WIWA GOMAKE JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZAÑO,
quien es identificado en la comunicación con un apellido distinto a la firma, en
la que manifiesta autorizar de manera personal e individual, en su condición de
Comisario Mayor de tal Resguardo, al señor BERNAL SÁNCHEZ para el uso de nombres
que hacen parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y la
explotación del patrimonio biológico, condicionada al cumplimiento de la ley y
evitar la vulneración de los derechos de otras comunidades, pero nunca para el
registro de marcas. En dicha comunicación el Comisario reconoce que el
patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas es transversal a la
identidad de diversos pueblos Indígenas de la Región Andina y no exclusivamente
del Pueblo Wiwa.
-
La ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, perteneciente al Resguardo
Yogui-Malayo-Arhuaco, mediante comunicación del 6 de julio del presente año
2011, envía una carta a la Jefe de División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en la que denuncia que el señor HÉCTOR
ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, asaltó la buena fe del Comisario Mayor JOSÉ ALEJANDRO
BARROS LAZANO y le hizo firmar una carta que no tenía como propósito que esa
persona registrara a su nombre las marcas que finalmente le fueron concedidas o
usara el patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas, y que
adicionalmente lo desautoriza a que siga haciendo uso abusivo de ese patrimonio.
-
El derecho a la consulta previa se debe llevar a cabo respecto de
cualquier aspecto que afecte
directamente a la comunidad étnica y no se circunscribe al caso de la
explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
-
“Si bien la oposición es uno de los mecanismos que se contempla en la norma (…)
para evitar el registro de marcas que violen los derechos de terceros, también
es cierto que la SIC debe verificar las normas internas (…) Resultaría absurdo
que cada comunidad indígena afectada tuviese que hacer la oposición con los
pagos que ella implica, pues antes que este procedimiento es obligación de los
funcionarios verificar el cumplimiento normativo en las solicitudes de registro
de marcas”.
-
La SIC no debió otorgar el registro, ya que existían suficientes indicios
“un proceso por competencia desleal en
curso en la propia SIC y denuncias que deberían estar siendo investigadas por
esa entidad”.
3.
Fundamentos de la contestación a la demanda:
La demandada Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia, manifestó lo
siguiente:
-
“Debe el Honorable Tribunal, antes de iniciar el análisis de fondo (…) decidir
si la presente acción de tutela es o no procedente (…) el argumento del
apoderado para sustentar la procedencia de la acción de tutela parte del
equivocado argumento según el cual los actos administrativos de concesión de las
marcas (…), no tuvieron en cuenta derechos fundamentales como la consulta previa
y el debido proceso. Obsérvese, por el contrario que se trata de atacar por esta
vía actos administrativos los cuales de considerar el actor que transgreden las
normas que debieron fundarse tienen control judicial de legalidad a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo (…) no es en principio la acción de tutela el medio
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello
están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (…) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos
como judiciales para su defensa (…) queda claro que ante la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela resulta improcedente,
quedando limitada su procedibilidad a la existencia de un perjuicio
irremediable”.
-
En el presente caso, “No existe
posibilidad de que se le ocasione un perjuicio antijurídico al accionante mucho
menos uno de carácter irremediable”.
-
“No se otorgó un derecho de exclusividad al señor Bernal Sánchez sobre las
expresiones COCA INDÍGENA ni COCA ZAGRADHA, pues dichas expresiones son
genéricas y descriptivas, respectivamente. En efecto, la expresión COCA INDÍGENA
es el nombre genérico utilizado para referirse al arbusto de la familia de las
eritroxiláceas, cultivado en la India, Java y América del Sur. Por su parte, la
expresión COCA ZAGRADHA, sustancialmente idéntica a coca sagrada, es utilizada
para referirse a la hoja de coca. Como se puede observar, las expresiones
mencionadas no consisten en el nombre de ninguna comunidad indígena y, por
tanto, la Superintendencia no debía pronunciarse sobre su irregistrabilidad con
fundamento en el art. 136 literal g)”.
-
“Por el contrario, el derecho marcario se concedió a los precisos y específicos
conjuntos marcarios tal como éstos fueron presentados sin que esto implique
otorgar propiedad exclusiva al señor Bernal Sánchez sobre estas expresiones”.
IV.
Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de
V.
Normas del ordenamiento jurÍdico
comunitario a ser interpretadas.
La Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al
Tribunal la “interpretación de los
literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el
artículo 137 de la Decisión Andina 486”.
Mediante las Resoluciones Nº 28752, de 30 de mayo de 2011 y Nº 29447, de 31 de
mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, concedió el registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y
COCA ZAGRADHA (mixta), al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, de conformidad
con las solicitudes radicadas en esa entidad bajo expedientes Nº 10 116713 y Nº
10 118496, respectivamente, ambas presentadas en el transcurso del año 2010.
De conformidad con lo solicitado, procede la interpretación de los artículos 135
literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486.
Además, se interpretarán de oficio los artículos 122 y 123 del Estatuto del
Tribunal, los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión
486, así como el artículo 7 de la Decisión 391.
DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de
DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL
“Artículo 122.- Consulta facultativa
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de
Artículo 123.-
Consulta obligatoria
De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en
el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible
de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta
alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de
Decisión 486 de
Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales
Artículo 3.-
Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la
propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio
biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus
comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de
patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material
obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese
material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico
internacional, comunitario y nacional.
Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las
comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos
colectivos.
Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera
que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus
modificaciones vigentes.
(…)
Artículo 134.-
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas
los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o
servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para
su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o
combinación de palabras;
b) las imágenes,
figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
(…)
Artículo 135.-
No podrán registrarse como marcas los signos que:
(…)
e) consistan
exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica, la época de producción u otros datos, características o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;
f) consistan
exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se trate;
(…)
i)
puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre
la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;
(…)
Artículo 136.-
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
g) consistan en el
nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
(…)
Artículo 137.-
Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan
inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
(…)”.
Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
“(…)
Artículo 7.-
Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional
complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de
las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus
productos derivados.
(…)”.
1.
La interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria.
En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) formuló acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, por lo
que la Corte Constitucional resolvió solicitar al Tribunal la
“interpretación de los literales e) y f)
del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la
Decisión Andina 486”, a fin de resolver el Proceso Interno Nº T.3.363.570.
En consecuencia, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la
Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se hará
referencia a “Los
efectos de no solicitar la interpretación obligatoria”, y la calificación
interna de la última instancia ordinaria”.
Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del
Tribunal, el Proceso 149-IP-2011,
interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA”
(denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente
estos temas:
“El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de
los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y
a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros.
En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento
jurídico comunitario andino vigente.
La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas,
es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor
fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como
operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar
este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la
aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la
figura de la Interpretación Prejudicial.
El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la
normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en
todo el territorio comunitario.
Instrumentos básicos del sistema.
El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y
el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:
§
Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia
ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez
nacional no suspende el proceso.
Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor
de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este
mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas
se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la
materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad
jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una
interpretación uniforme.
§
Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene
la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe
suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una
herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este
mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los
operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.
Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:
“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la
norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el
significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico;
tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación
comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes
interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica
Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el
proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº
1050, de 6 de abril de 2004.
MARCA: “EL MOLINO”).
Características de la figura de la interpretación prejudicial.
La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:
|
Facultativa |
Obligatoria |
|
Solicitud facultativa:
El juez de instancia no está obligado a solicitarla. |
Solicitud obligatoria:
El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a
solicitarla. |
|
Su aplicación es obligatoria:
si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez
requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el
caso concreto.
|
Su aplicación es obligatoria:
Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para
resolver el caso concreto. |
|
Es una herramienta directa:
el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin
necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o
instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o
cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se
puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
|
Es una herramienta directa:
el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al
Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra
autoridad o instancia.
No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra
forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir
con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
|
|
No es una prueba.
En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no
suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de
la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos
Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:
“La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una
prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está
llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión
jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente
procesal, de carácter no contencioso”. |
No es una prueba.
En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un
incidente procesal. Suspende el proceso. |
|
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia,
pero su solicitud “no” suspende el proceso.
Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido
la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el
asunto.
De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite
la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente
alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que
para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio
para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para
realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina |
Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y
su solicitud suspende el proceso.
Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial
el proceso debe quedar suspendido.
Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier
momento, es recomendable que se haga cuando el
juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco
fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas
preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina.
|
Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:
“(…)
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia
ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues,
en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez
Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su
interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.
Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional
en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el
Ordenamiento Jurídico de
En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el
incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio
fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad,
si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un
recurso de amparo[1],
toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden
público y de ineludible cumplimiento.
Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho
comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin
que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción,
generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.
En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de
interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito
previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él
“no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada
de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado
a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo
incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso[2].
Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el
juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es
obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de
las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico
de
Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de
incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las
obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha
visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando
actúan como última instancia) puede ser promovida por
(…)”[3].
Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la
interpretación prejudicial obligatoria.
Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar
la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:
·
El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría
General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la
acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al
no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de
única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria
y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y
posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de
conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento
por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación
con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de
incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la
Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de
diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la
Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de
septiembre de 2003.
·
La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente,
el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta
la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina,
entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y
automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a
ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa
interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la
base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad
con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en
donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la
interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia
de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de
revisión, casación, etc.
·
La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso.
Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar
acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección,
etc.
·
De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este
incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando,
para el efecto, las figuras procesales nacionales.
La calificación de última instancia ordinaria.
Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con
la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos
extraordinarios.
Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación
obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria.
Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la
aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el
conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo
sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un
vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema
comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales
para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera
que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien
demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no
actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la
actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los
hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos
recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya
que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de
cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria
andina.
Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al
infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general,
se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior
jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un
instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto
radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia
organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de
apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor
jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite
ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios
como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas
anteriormente anotadas.
A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza
restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura
extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de
su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del
orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la
interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia
ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación
uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque
éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los
recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.
Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el
sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez
consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras
procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la
naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma
interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o
extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado
con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la
conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de
conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el
obligado a realizar la consulta prejudicial.
Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario
con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un
recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación
prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?
Se presentarían dos hipótesis:
·
Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en
la última o única instancia.
En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta
prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De
conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar
alguna de estas acciones:
-
Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
-
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si
fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma
la sentencia.
·
Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial
en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas
comunitarias.
Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y
aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración
judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario,
su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien
es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas
comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez
comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la
validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se
encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El
Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente
manera:
“(…)
El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de
En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las
circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones
formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario
andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no
cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que
todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de
una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que
haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera
función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de
solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener
presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el
funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se
justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito
toral.
También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe
consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la
interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias
alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a
verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería
la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por
el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de
colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión
mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar
alguna de las siguientes acciones:
-
Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió
solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva
sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.
-
Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una
sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si
fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma
la sentencia.
Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.
Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:
§
Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que
está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que
el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros
asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma
comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última
instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos
los casos.
§
El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.
(artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial
debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe
remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe
acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.
Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el
efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la
acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, segundo párrafo).
§
Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría
General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de
la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la
Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor
jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo
128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer
párrafo).
§
Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno.
El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al
Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que
pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.
2. La
marca y los requisitos para su registro. Carencia de distintividad.
El artículo 134 de
Con base al concepto del artículo 134 de
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en
La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad,
constituyen los requisitos expresamente exigidos.
La susceptibilidad de representación gráfica,
es
la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras,
imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser
captado por el público consumidor.
La distintividad,
es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y
diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial
que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de
identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad
del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a
lo que disponía el artículo 81 de
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad
distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora
del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros
signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho
exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores
o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios,
evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el
mercado.
En consecuencia, se deberá tomar en cuenta, si
las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y
COCA ZAGRADHA (mixta),
cumplen con los requisitos del artículo 134 de
3. Las
marcas mixtas.
En el presente caso,
las marcas “COCA INDÍGENA” y “COCA
ZAGRADHA” son mixtas, por lo que este Tribunal considera pertinente examinar
la naturaleza de dichos signos.
Las marcas mixtas
se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento
gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que
le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al
efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál
de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal
determinación, “en el análisis de una
marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina
la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador
esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión
general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial
Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239).
Sobre el tema, la jurisprudencia señala que:
“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro
de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por
separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). También ha
reiterado que:
“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento
denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,
teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le
reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y
colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico
suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que
cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”
(Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410,
de 24 de febrero de 1999).
Con base en estos criterios, se deberá
identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, conforme a los criterios
contenidos en la presente interpretación.
4. Los
signos conformados por palabras
descriptivas y genéricas.
En el caso de autos, se señala que las denominaciones
“COCA INDÍGENA”
y “COCA ZAGRADHA” de las marcas
registradas serían descriptivas y
genéricas,
por lo que el Tribunal considera oportuno desarrollar el tema respectivo.
Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los
signos conformados por palabras
descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo
concerniente a las características de los productos o de los servicios que
buscan identificar. El tratadista Fernández-Novoa señala que el signo
descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad,
cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado
por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se
confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera
de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e)
del artículo 135 de
Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos conformados por una
parte denominativa compuesta, el Tribunal ha manifestado: “El signo compuesto,
formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser
registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A
pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser
consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por
lo tanto, su marca sería consideraba débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA
CARIOCA CARNAVALERA mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de
septiembre de 2009).
El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para
determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta
“cómo es” el producto o servicio que
se pretende registrar,
“(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por
ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese
producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la
denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº
686, de 10 de julio de 2001).
Por otro lado, el Tribunal ha sostenido que la dimensión
genérica de un signo debe apreciarse
en concreto, “según el criterio de los
consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir,
considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”,
teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en
relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.
Además, “la dimensión genérica de
tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren
significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como
marca”. (Proceso 17-IP-2003,
marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la
Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003).
Al respecto, el Tribunal ha expresado,
“(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse
¿Qué es?, frente al producto o
servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge
exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente
distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser
registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta
Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).
Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben
tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe
confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas
debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.
En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento
diferente que integra el signo.
Sin embargo, el signo denominativo
compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser
registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A
pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser
consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo
tanto, su marca sería consideraba débil.
5. Los
signos engañosos.
Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre los signos
descriptivos o genéricos, y los signos engañosos, a fin de poder determinar en
qué categoría se encontrarían enmarcadas las marcas registradas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta).
Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son
aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a
engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función
principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o
servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra
persona.
Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés
del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las
bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las
bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la
protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad
comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y
Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 85).
Por su parte, el Tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un
signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de
la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia,
su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que
induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos,
tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés
general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO,
publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999).
Protección contra reivindicaciones falsas o engañosas de la autenticidad del
origen:
En el presente caso, la demandante ha señalado que:
“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo
en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por
un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los
Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del
caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los
pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera
significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que
no es propia”.
Sobre la propiedad intelectual y las expresiones culturales tradicionales o del
folclore, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha
manifestado lo siguiente:
“Uno de los tipos de apropiaciones de que a menudo se quejan las comunidades
indígenas y tradicionales es la práctica de reivindicar de forma falsa o de
manera que induzca a error la autenticidad o el origen. Por ejemplo, un recuerdo
turístico barato puede llevar una etiqueta en la que se indique falsamente que
es “auténtico”, “fabricado por indígenas” u originario de una comunidad en
particular. La legislación sobre
competencia desleal, así como la normativa sobre prácticas comerciales y
etiquetado, son de utilidad a este respecto, como se ha demostrado en la
práctica en varias ocasiones. (…) Esto significa que las indicaciones
geográficas también pueden servir para proteger las expresiones culturales
tradicionales, en particular cuando se dan en forma de productos tangibles,
como los objetos artesanales que tienen cualidades por razón de su origen
geográfico; (…). Si bien la indicación geográfica protegida suele ser el
nombre de la propia localidad, determinadas expresiones culturales tradicionales
pueden protegerse directamente como indicaciones geográficas, como es el caso de
nombres, signos y símbolos indígenas o tradicionales. A los pueblos
indígenas y las comunidades tradicionales les preocupa que empresas comerciales
no autorizadas tomen sus vocablos, nombres, diseños, símbolos y otros signos
distintivos y los utilicen y registren como marcas. Esta práctica puede
cuestionarse en virtud de los principios generales que rigen la protección de
marcas” (lo subrayado es nuestro)[4].
Al respecto, podemos decir que en el ámbito de la Comunidad Andina se ha optado
por reforzar la protección preventiva, al recoger explícitamente la
prohibición del registro no autorizado de signos y símbolos indígenas como
marcas mediante el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.
Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta), serían
signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público
consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades
indígenas, cuando en realidad, procederían de una persona ajena a dichas
comunidades.
6. La
causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486:
La Corte Constitucional de la República de Colombia solicita la interpretación
prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.
En
el presente caso, la demandante ha señalado que:
“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo
en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por
un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los
Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del
caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los
pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera
significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que
no es propia”.
El artículo 136 literal g) prohíbe el registro de marcas cuando
“consistan en
el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”.
El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa
relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el
consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados,
las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad
indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad,
igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo
erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en
todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora.
Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136
literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas,
afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos
tradicionales.
Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la protección
del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o
servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para
registro.
Los derechos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales como un
patrimonio se encuentran reconocidos en el “Régimen Común sobre Propiedad
Industrial” de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda
registrar como marca los signos que:
a)
Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales;
b)
Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de
esas comunidades; o,
c) Constituyan la
expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.
La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en
cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la
solicitud es presentada por la propia
comunidad o si media consentimiento expreso de ésta.
El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la
manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito,
mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por
ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca.
En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y
Comercio, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a
“la consulta previa e informada; a la
propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y
económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la
autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la
Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de
Colombia”.
Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es ¿cómo lograr el
consentimiento expreso de las comunidades indígenas?
El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe
estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya
que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos
subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad
intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental
del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del
artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el
artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya
finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo
siguiente:
“Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los
elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su
patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de
sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...)”.
En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales
del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los
derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales
comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún
operador jurídico comunitario.
De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo
136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán
procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición
sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas y, en consecuencia, mediante “la vía idónea para ello”, consultando,
claro está, el escenario local, interamericano[5]
y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esta
manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr
el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a
los pueblos indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho
mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a
nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como
al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos.
El Tribunal alerta que a nivel comunitario andino existen normas que prevén
dicho asunto en consonancia con la tutela internacional sobre la materia.
Encontramos la Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad Andina, mediante la cual se adopta la “Estrategia
Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”, y en donde
claramente se hace un llamado a la protección de los conocimientos tradicionales
a través de los canales pertinentes.
Es conveniente transcribir el punto 2.3., literal e) del anexo de la Decisión
523 citada, mediante el cual se encuentra el siguiente punto crítico de análisis
y regulación en los Países Miembros:
“e). Finalmente, un tema central que debe ser definido es el alcance y los
mecanismos de participación representativa y consulta previa de los pueblos
indígenas, comunidades locales y afroamericanas en la definición e
implementación de una estrategia de protección y recuperación de sus
conocimientos y prácticas tradicionales referidos a la biodiversidad”
(subrayado por fuera del texto).
De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es
de aplicación el principio del complemento indispensable. Sobre este
principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la relación
entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países
Miembros. Por un lado, ha establecido la preeminencia del primero y, por otro,
ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede
sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales
sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de
aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de
Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre
asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar
normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los
ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
En consecuencia, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando
la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre
dicho asunto hubiese guardado silencio (…)” (Acción de incumplimiento en el
Proceso 05-AI-2008, de 27 de enero de 2009).
Finalmente, sobre el principio del complemento indispensable, el artículo 276 de
la misma Decisión 486 señala que: “Los
asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión,
serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.
El Juez Consultante deberá determinar si los símbolos contenidos en las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta) serían “caracteres
o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos”,
o si constituyen la expresión de su cultura o
práctica y, en consecuencia, si fue otorgado el consentimiento expreso mediante
las consultas y los canales idóneos para ello, de conformidad con el esquema
propio de protección local, interamericano y universal de los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
6.1. La protección de la
propiedad industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los “conocimientos
tradicionales” de las comunidades indígenas:
El Tribunal analizará el presente tema, ya que la parte demandante,
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), alega
en su escrito de demanda la protección de la propiedad industrial y el respeto
al patrimonio biológico y a los conocimientos tradicionales de las comunidades
indígenas. A continuación, se transcribirá normativa comunitaria relacionada con
el tema.
El artículo 3 de la Decisión 486 establece que: “Los Países Miembros
asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad
industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y
genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas,
afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen
sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho
patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido
adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario
y nacional. Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para
decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus
conocimientos colectivos. Las disposiciones de la presente Decisión
se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas
por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”.
Por su parte, el artículo 7 de la Decisión 391 establece que: “Los Países
Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional
complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de
las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus
productos derivados”.
Mediante la Decisión 674 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, se estableció “el
Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de
La
Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos, en la
Parte VIII, reconoce los derechos de los Pueblos indígenas y comunidades de
afrodescendientes. En efecto, en el
artículo 36 se señala que:
“Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones
consagrados en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y
proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y los de las comunidades
de afrodescendientes, en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes (número 169) de la Organización Internacional
del Trabajo”.
Asimismo, en el artículo 38 de la Carta Andina se señala que:
“Reconocen, igualmente, que los pueblos
indígenas y comunidades de afrodescendientes, dentro del marco de las
legislaciones nacionales y de la normativa sobre derechos humanos, tienen
derecho a mantener y desarrollar sus identidades y costumbres en lo cultural,
espiritual, político, económico y jurídico; a la propiedad y posesión de las
tierras o territorios que tradicionalmente ocupan; a no ser desplazados de ellos
y a retornar en caso de serlo; a conservar sus propias formas de organización
social, ejercicio de la autoridad y administración de justicia; a desarrollar
y mantener su patrimonio cultural tangible e intangible; y a la protección de
sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio de sus prácticas
tradicionales”.
Los “conocimientos tradicionales”:
La Comunidad Andina (CAN), a través de la Estrategia Regional sobre
Biodiversidad establecida en julio del 2002 (Decisión 523)[6],
incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, destacando elementos tales
como: el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales, el
consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios.
Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de trabajar en la
elaboración del “Régimen Común Andino para la Protección de los Conocimientos
Tradicionales”, aún inexistente, en consulta y participación con los pueblos
indígenas.
Además, se tiene la creación de la Mesa Permanente sobre Pueblos Indígenas
(Decisión 524), cuyo foro tratará todos los asuntos relacionados con los pueblos
indígenas, que incluyen: biodiversidad, derechos humanos, salud, educación,
entre otros. En cuanto a biodiversidad, los pueblos indígenas han participado
prácticamente en todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Regional[7].
En el caso específico de los países de la CAN, el tema se introduce a raíz de la
Decisión 391, que reconoce el papel importante que cumplen los conocimientos
tradicionales relacionados en la conservación y el manejo de los recursos
genéticos y biológicos (Artículo 7).
Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposición Transitoria, que señala
que: La Junta (hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores
a la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta
para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según
corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas,
afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la presente Decisión, el Convenio
169 de la OIT y el CDB.
El
patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas se encuentra
conformado por las prácticas, los conocimientos y los modos de vida
tradicionales que caracterizan a un pueblo indígena y comprende[8]:
-
la lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia,
-
las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos,
-
la espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales,
-
la documentación sobre los elementos precedentes.
En el campo del arte indígena, se han dado casos de usos no autorizados por el
artista o la comunidad indígena. Así, “cuando se extrae un conocimiento
tradicional de una comunidad indígena, ésta pierde el control sobre la manera de
utilizar dicho conocimiento. (…) Estos pueblos tienen el derecho de proteger su
propiedad intelectual, incluido el derecho de proteger esta propiedad contra su
utilización o explotación inadecuadas. Análogamente, los pueblos indígenas
procuran proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales contra la
explotación comercial”[9].
Por tanto, se encuentran protegidos los conocimientos tradicionales, así como
las expresiones del folclore y la creatividad tradicionales. A manera
complementaria,
los conocimientos tradicionales están relacionados con los siguientes saberes y
prácticas[10]:
-
Ciencias naturales (e.g. biología, botánica, zoología, taxonomía indígena).
-
Lingüística, cantos, rituales, danzas y ritmos.
-
Curaciones, medicina y farmacología.
-
Artesanía, cerámica, tejidos y diseños.
-
Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados, manejo de
ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas hidrográficas.
-
Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies de plantas y de
animales, así como de suelos y minerales, conocido por un grupo cultural.
-
Conocimiento de preparación, proceso y almacenamiento de especies.
-
Conocimientos sobre conservación de ecosistemas.
-
Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ·ámbito cultural.
-
Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales.
En el presente caso,
mediante la Resolución Nº 28752, de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor
HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca
COCA INDÍGENA (mixta), para
distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a
terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con
aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase
35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Adicionalmente, mediante la Resolución Nº 29447, de 31 de mayo de 2011, se
concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca
COCA ZAGRADHA (mixta) para
distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a
base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)”
de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
El Tribunal considera que los productos artesanales y el procesamiento de
especies para hacer alimentos entran dentro del concepto de “conocimientos
tradicionales”, ya que dicho procesamiento y elaboración de productos cuentan
con una determinada carga cultural y arraigo histórico.
Por tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca
COCA INDÍGENA (mixta), para
distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a
terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con
aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase
35, y la marca COCA ZAGRADHA (mixta)
para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y
repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de
coca tostada)” de la Clase 30, irían en contra de los “conocimientos
tradicionales” de las comunidades indígenas.
7.
La causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la
Decisión 486: Cuando existan indicios razonables de competencia desleal.
En el presente caso, se ha discutido sobre la aplicación del artículo 137 de la
Decisión 486, por lo que este Tribunal procederá a desarrollar el tema.
Con relación a la irregistrabilidad por la existencia de indicios razonables de
competencia desleal, este Tribunal se ha pronunciado en los Procesos 126-IP-2009
y 129-IP-2009, habiendo vertido los siguientes criterios: El artículo 137 de la
Decisión 486 dispone que: "Cuando la
oficina nacional competente tenga
indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podrá denegar dicho registro".
De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo
establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen
actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros,
"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor".
Es de la propia realidad del tráfico comercial de donde surgen esas normas de
comportamiento leal y honesto que plasman de manera concreta el
principio general de la buena fe en
el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en
el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de
soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena
fe.
Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un
mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste,
circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que
compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.
El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un
conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya
finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras
marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta
leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al
sector económico al que pertenece.
De esta manera, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es
necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a
solicitar su registro.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137,
deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado
de
“caracteres o signos de las comunidades indígenas
utilizados para distinguir sus productos” que
constituyan la expresión de su cultura o práctica.
En efecto, el Juez Consultante deberá
analizar si es que existen indicios
razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta) fueron
solicitados por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal
en desmedro de las comunidades indígenas.
Concepto de Acto Desleal.
La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas
como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París,
los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección
eficaz contra la competencia desleal.
El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas
honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique
cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los
usos y prácticas honestos.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando
se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que
puedan perjudicar al competidor”.
(Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de
1999).
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina
buena fe comercial. Y en armonía a
lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena
fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo
"comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está
referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el
criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con
certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.
Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al
calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la
práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad,
lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".
(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro
de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45).
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar
la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción
de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los
negocios". (Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte
general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316).
Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden
hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia
desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de
los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por
el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de
la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca
establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en
cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas
indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La
Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1992, Pág. 47).
Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica
que se debe cumplir con lo siguiente:
1.
Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el
infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad
competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
2.
Que el acto o la actividad sean indebidos.
3.
Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando
sea idóneo para perjudicar a un empresario
competidor, bastando, por lo tanto la
probabilidad
del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".
Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal
toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño
ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de
producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos
mercantiles honestos, por tanto, se desprende de la propia normativa andina la
protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en
relación con una competencia deshonesta o desleal. Es preciso señalar que con el
ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de
la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y
la indemnización de daños y perjuicios. Todas
las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo
primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio
a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto,
que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso
143-IP-2006, marca: COATEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de
diciembre de 2006).
Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del
artículo 137 de la Decisión 486, debe denegarse su registro.
Conforme a lo expuesto, el Juez Consultante debe determinar si
el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ
pretendió perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de las comunidades
indígenas, y si las solicitudes de registro de las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta)
se realizaron de manera desleal o maliciosa, con el fin de obtener un beneficio
propio en desmedro de los intereses de las comunidades indígenas.
Actos de competencia desleal.
El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran
una lista taxativa. Estos son:
1.
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.
2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.
3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
Actos de competencia desleal por confusión.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las
siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:
“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un
signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público
consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad
de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se
trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor
determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.
2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier
medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de
crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños,
aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas,
etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar
como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia no
se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal
ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de
juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario
que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de
los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre
el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la
actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda
perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o
empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema
competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a
competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que
desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de
defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú,
Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004,
marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de
2005).
El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión
486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha
manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el
encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la
demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la
venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de
ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios
lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad
industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser
compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan
en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una
conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en
las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de
competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así
justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes
en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y
prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso
116-IP-2004, ya citado).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO:
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina,
pueden o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretación de las mismas,
siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en derecho interno.
Únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar
la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de
interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria.
SEGUNDO:
En el presente caso, se deberá tomar en cuenta, si
las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y
COCA ZAGRADHA (mixta),
cumplen con los requisitos del artículo 134 de
TERCERO:
Con base en los criterios desarrollados en la presente ponencia, se deberá
identificar qué elemento prevalece y cuál
tiene mayor influencia en la mente del consumidor en las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta),
si el denominativo o el gráfico.
CUARTO:
Los signos descriptivos no son
registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo
concerniente a las propiedades o características de los productos o de los
servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios
elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por otro lado, los
signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como
marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una
fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación
con el producto o servicio de que se trate.
QUINTO:
Los signos engañosos
son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que éstos induzcan a
engaño al público consumidor o a los medios comerciales, sobre la procedencia,
la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la
aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función
distintiva de la marca.
Basta que exista la posibilidad de riesgo de engaño para no registrar las
marcas.
Por lo tanto, en el presente caso se deberá determinar si las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta), serían
signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público
consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades
indígenas, cuando en realidad, procederían de una persona ajena a dichas
comunidades.
SEXTO:
De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo
136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán
procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición
sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas y, en consecuencia, mediante “la vía idónea para ello”, consultando,
claro está, el escenario local, interamericano y universal de protección de los
derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, los Países Miembros deberán
utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma
tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas para lograr la
protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo
que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones
constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo
internacional de la defensa de los derechos humanos.
De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es
de aplicación el principio del complemento indispensable, de conformidad
con
el artículo 276 de la Decisión 486: “Los
asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión,
serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.
El Juez Consultante deberá determinar si los símbolos contenidos en las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta) serían “caracteres
o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos”,
o si constituyen la expresión de su cultura o
práctica y, en consecuencia, si fue otorgado el consentimiento expreso mediante
las consultas y los canales idóneos para ello, de conformidad con el esquema
propio de protección local, interamericano y universal de los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
SÉPTIMO:
En el presente caso, el Juez Consultante
deberá determinar si la marca COCA
INDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de “comercialización,
publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y
legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y
alimenticio, entre otros” de la Clase 35, y la marca
COCA ZAGRADHA (mixta) para
distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a
base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)”
de la Clase 30, irían en contra de los “conocimientos tradicionales” de las
comunidades indígenas.
OCTAVO:
La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las
actuaciones. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una
disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Para
que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya
obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Los actos de
competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden
causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a
crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de
la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios
empleados.
En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137,
deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar
o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado
de
“caracteres o signos de las comunidades indígenas
utilizados para distinguir sus productos” que
constituyan la expresión de su cultura o práctica.
En consecuencia, se deberá
analizar si es que existen indicios
razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas
COCA INDÍGENA (mixta)
y COCA ZAGRADHA (mixta) fueron
solicitadas por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal
en desmedro de las comunidades indígenas.
La Corte Constitucional de
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a
José Vicente Troya Jaramillo
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
Carlo Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO
Gustavo García Brito
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-
La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.-
Gustavo García Brito
SECRETARIO
[1]
Ricardo Vigil Toledo:
“Reflexiones en torno a la construcción de
[2]
Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que:
“Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33
del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una
sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en
un proceso contencioso administrativo. (…)
Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que
adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su
nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa
juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo
alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso
irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el
juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado
a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver
necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”.
Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación
Prejudicial del Tribunal de Justicia de
[3]
Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el
proceso106-IP-2009. Esta posición
ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19
de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.
[5]
Dentro de las múltiples sentencias de la Corte Interamericana sobre el
tema, conviene resaltar la reciente sentencia
“Caso Pueblo Indígena Kichwa de
Sarayaku vs. Ecuador”.
Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C, Nº 245.
[6]
Decisión 523
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, “Estrategia
Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”.
intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc
www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584
[8]
Folleto Nº 12: La
OMPI y los pueblos indígenas, p. 1.
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf
[9]
Ibídem.
[10]
“Elementos para la protección sui generis de los conocimientos
tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena”,
Comunidad Andina, pp. 9-11.
http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf.